В юридической практике немалое значение имеет вопрос о том, какие действия можно относить к использованию товарного знака, а какие действия таким использованием считать не следует.
Содержание:
В качестве самого распространённого из таких действий является упоминание обозначения товарного знака на Интернет-сайте. И в самом деле, даже банально описывая какие-либо события, зачастую невозможно как-то обозначить конкретную вещь, не употребив её название, обозначение которого практически всегда является зарегистрированным товарным знаком.
Например, в таком вымышленном предложении: «убрал iPhone в бардачок BMW, надел кроссовки Nike и побежал навстречу приключениям, снимая происходящее камерой GoPro» упоминаются сразу 4 товарных знака.
Но будет ли это использованием товарного знака в понимании нормы ст. 1484 ГК РФ?
Немного теории
В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, знак обслуживания является средством индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг. Для удобства иногда употребляется только термин "товарный знак".
Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную законом ответственность. Сущность и цель товарного знака — индивидуализация товаров и услуг.
Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ,
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Исходя из буквального анализа указанной нормы, неправомерным использованием товарного знака должно признаваться только такое использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, которое:
- во-первых, связано с введением товара в гражданский оборот или предложения услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
- во-вторых, создаёт, собственно, вероятность смешения в глазах потребителей.
Соответственно, если действие с введением товара в гражданский оборот не связано, и нет вероятности смешения, то такое действие не должно быть признано нарушением.
Судебная практика
Есть ряд достаточно известных дел, где суды действительно пришли к выводам, что упоминание товарного знака не является его использованием.
Дело А45-15761/2008 (обозначение "Дискатор")
Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270 подчёркивается, что:
по смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака
(...)
В материалах дела нет доказательств использования товарного знака при маркировке продукции, выпускаемой заводом, а также в документации и рекламе.
В комментариях цитата, наверное, не нуждается.
Дело А40-118198/2010 (обозначение "TESMEC")
Также следует процитировать Постановление 9 ААС № 09АП-10763/2011-ГК от 8.06.2011 по делу № А40-118198/10-143-1016:
само по себе упоминание ответчиком на сайте товарного знака истца не является его незаконным использованием в смысле требований п.п.2,3 с т. 1484 ГК РФ.
(...)
Ответчик на упомянутом веб-сайте, указывая товарный знак истца, рекламировал свои услуги, а не товары истца, и не представлял себя как их производителя.
Данное постановление было обжаловано в ФАС Московского округа и было оставлено без изменения.
Дело А56-21573/2011 (обозначение "Издательский дом Финансы и Кредит")
Аналогичные доводы изложены в Постановлении 13 ААС от 19.01.2012 по делу № А56-21573/2011.
Суд проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, указав, что ответчик разместил на своём сайте товарный знак в информационных целях (в целях идентификации товара). В частности, 13 ААС указал следующее:
Размещая товарный знак истца на сайте, ответчик фактически информирует потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, но не использует товарный знак для рекламы своих товаров, услуг и представления себя как производителя товаров, услуг, в отношении которых истцом зарегистрирован спорный товарный знак.
Поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара последнего и не может его индивидуализировать, смешение потребителем правообладателя товарного знака и ООО «АРБК», размещающего на своем сайте справочную информацию, в данном случае невозможно.
Учитывая, что в соответствии с вышеприведенными нормами закона, возможность такого смешения является основным признаком нарушения права на товарный знак, то такое нарушение в данном случае отсутствует.
Указанное постановление и решение суда первой инстанции по делу были предметом обжалования кассационной и надзорной инстанций, и были оставлены в силе вышестоящими судами.
Дело А40-158330/2012 (обозначение "Краспан")
Несмотря на кажущиеся единообразие, логичность и очевидность выводов в приведённой выше выборке, порой суды совершенно не спешат применять указанные толкования при разрешении конкретного дела, с чем автор столкнулся лично, представляя интересы доверителя в суде в деле А40-158330/2012.
Так, УФАС по г. Москве в решении признало Общество нарушившим положения ФЗ «О защите конкуренции» в части введения в оборот товаров с незаконным использованием товарных знаков ООО «Краспан». Общество не согласилось с решением УФАС и обжаловало его в АС г. Москвы. АС г. Москвы и 9 Арбитражный апелляционный суд не поддержали позицию Общества. Дело пересматривалось после отмены судебных актов Судом по интеллектуальным правам, но снова АС г. Москвы и 9 ААС, проигнорировав указания кассационной инстанции, не дали оценку значимым обстоятельствам дела, и не вынесли решение в пользу Общества.
В итоге точку в споре поставил Суд по интеллектуальным правам в Постановлении № С01-208/2013 от 02.09.2014 (обзор в журнале Суда), указав:
доказательства, свидетельствующие о том, что ООО "Инновационные фасадные материалы" совершались действия, связанные с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, маркированного товарными знаками третьего лица, в материалах дела отсутствуют и суды к таким выводам не приходили.
(...)
При этом простое упоминание чужого товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не является использованием этого товарного знака. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.09.2009 N 10852/09.
Таким образом, спустя практически два года судебной тяжбы, по завершении "второго круга" удалось добиться судебного акта с очевидными выводами.
Выводы
Главным признаком нарушения исключительного права на товарный знак является возможность смешения. В случае упоминания обозначения товарного знака при отсутствии вероятности смешения такие действия не могут рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, и следовательно не могут считаться нарушением исключительного права на товарный знак.
